Eugene Y. Mar Colaborador
Thomas J. Pardini Colaborador
Las empresas tecnológicas y las nuevas empresas están familiarizadas con la protección de sus inventos con patentes y sus fórmulas secretas, código fuente y algoritmos como secretos comerciales.
Pero es posible que no estén al tanto de otra poderosa forma de protección de propiedad intelectual en California: los “secretos comerciales negativos” están destinados a proteger los conocimientos técnicos secretos de una empresa obtenidos de una gran inversión en investigación sobre lo que no funciona.
Considere la cita de Thomas Edison sobre sus experimentos con bombillas: “No he fallado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionarán”. Imagine que el asistente de Edison renunció y fue contratado por un competidor. El “saber hacer negativo” del ex asistente de los 10,000 intentos fallidos de Edison le permitiría a su nuevo empleador comenzar con el intento 10,001.
Pero mientras que un secreto comercial es propiedad intelectual de una empresa, el conocimiento general, la habilidad y la experiencia de un empleado adquiridos en su empleo anterior no lo son. ¿Dónde se traza esta línea? ¿El ex asistente de Edison realmente tiene que volver a intentar las 10,000 fallas anteriores que sabe que no funcionarán?
En un caso de propiedad intelectual de alto perfil relacionado con la tecnología de conducción autónoma (Waymo v. Uber), el juez William Alsup preguntó retóricamente: “¿Se supone que un ingeniero realmente debe someterse a una lobotomía frontal antes de ir al siguiente trabajo?”
La respuesta a esta pregunta obviamente es no, pero las empresas tienen otras formas de proteger esta información. Las empresas y los empleados deben tener en cuenta algunas de las mejores prácticas generales al proteger y navegar por los secretos comerciales negativos.
Definir claramente la amplitud de los secretos comerciales negativos
Los tribunales a veces analizan la amplitud de los supuestos secretos comerciales negativos para determinar si impiden por completo que otros compitan en un campo en particular. Cuanto más amplio sea el efecto del secreto comercial y mayor sea su efecto preventivo, es más probable que un tribunal se niegue a reconocer ese secreto.
En un caso, un tribunal determinó que “la designación del demandante de ‘conocimientos técnicos’ con respecto a lo que funciona y lo que no funciona en [ … ] El software de administración de medios digitales es simplemente una categoría de información demasiado nebulosa para calificar para la protección de secreto comercial”. El tribunal criticó al demandante por no “identificar ninguna ruta de diseño específica” y, en cambio, tratar de evitar que los demandados diseñaran ningún software.
“¿Realmente se supone que un ingeniero debe hacerse una lobotomía frontal antes de ir al siguiente trabajo?”
Cualquier empresa que busque proteger este tipo de propiedad intelectual debe reducir suficientemente la amplitud del secreto comercial negativo para que no se superponga con todo un campo o industria.
La documentación se puede utilizar de forma protectora.
Las afirmaciones de secretos comerciales negativos generalmente tienen éxito cuando una empresa puede identificar documentos o datos específicos que incluían conocimiento negativo y fueron tomados.
Tal especificidad es probablemente lo que permitió que las afirmaciones de Genentech siguieran adelante en un caso farmacéutico reciente contra JHL. Genentech incluyó acusaciones específicas de que los acusados ”descargaron y proporcionaron a JHL cientos de documentos confidenciales de Genentech llenos de conocimientos técnicos negativos patentados”.
JHL argumentó que sus protocolos diferían de los de Genentech, pero el tribunal dijo que esto no excluye el posible uso por parte de JHL de los secretos comerciales negativos de Genentech. Este conocimiento negativo “conferiría a JHL el beneficio de evitar caminos de desarrollo infructuosos, ahorrando así tiempo y recursos valiosos”.
Entonces, si un fabricante farmacéutico puede identificar los datos que se tomaron, que contenían fórmulas fallidas, esas fórmulas fallidas podrían ser secretos comerciales negativos protegibles.
Para las empresas de software, las reclamaciones por apropiación indebida de conocimientos técnicos negativos pueden requerir ejemplos específicos del código fallido que se tomó.
Los secretos comerciales negativos pueden ser la otra cara de los secretos positivos
Las empresas deben tener en cuenta que los tribunales a veces imponen un secreto comercial negativo como la otra cara de un secreto comercial positivo.
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